中国企业,谨防商标被抢

案例一:2006年7月,为拓展德国市场,王致和集团德国注册商标时被告知,“王致和”腐乳、调味品、销售服务等三类商标,已被其德国代理销售商OKAI公司于2005年3月注册了。

下载论文网   王致和集团随即停止了对OKAI公司的货源供应,并马上委托律师追讨商标

2006年8月初,律师向OKAI公司发出律师函,但没有得到任何回复。

王致和集团于2007年初向慕尼黑地方法院提起诉讼,要求法院判定OKAI公司无偿归还商标、予以赔偿,并对其进行处罚。

1月26日,慕尼黑地方法院正式受理了此案。

从案情分析,王致和集团胜诉的可能性极大。

首先,根据《联邦德国商标法》的有关规定:第三人在国外对某商标已在先申请或使用,取得在相同的或类似的商品上的商标权利,如能证明他与商标注册人之间有着雇佣合同或其他合同关系,就应该保护第三人的利益。

也就是说,王致和集团如能证明OKAI公司的注册行为系恶意,那么请求法院注销OKAI公司抢注商标的可能性非常大,因为OKAI公司作为王致和集团德国的代理商,应该知道王致和商标在中国的知名度。

其次,从著作权的角度,遭抢注的是一个组合商标,该组合商标具有显著性的要素之一是古人头像的图形。

这一图形首先是一幅美术作品,王致和集团是该美术作品的著作权人。

中国和德国同时都是《伯尔尼公约》的成员国,在我国受保护的著作权也同样在德国受到保护。

因此,OKAI公司将他人作品抢注商标,是侵犯王致和的在先著作权,理应被撤销。

再次,OKAI公司的上述行为明显违反了德国的《防止不正当竞争法》,理应承担相应的法律责任。

该案的难点在于,尽管王致和商标在中国是驰名商标,但在德国并不知名,其消费范围也仅限于华人群体。

并且,慕尼黑当地的法官可能并不知晓王致和商标的知名度。

而OKAI公司在先的注册程序根据德国商标法的规定是完全合法的。

2007年11月19日王致和集团总经理王家槐向媒体通报,德国慕尼黑地方法院11月14日一审宣判,王致和德国OKAI公司恶意抢注商标案,王致和集团胜诉。

该案给中国企业国外保护自己的知识产权以及应对遭遇侵权诉讼产生深远的影响。

案例二:上世纪80年代,天津狗不理包子饮食集团和日本大荣株式会社合作,在日本开设“狗不理”分店。

大荣借“狗不理商标在日本没有注册之机,于1993年在日本把“狗不理商标抢先注册在自己名下。

后天津方面一直据理力争,但是大荣株式会社却拒绝将商标注销或者归还。

后迫于舆论压力,大荣又提出无条件将商标“转让”给狗不理包子饮食集团,理所当然地遭到了拒绝。

事情出现转机是2005年。

根据日本的有关法律,商标在日本的有效期是10年,期满后要重新续展,如果逾期不续展,则视为申请人放弃该商标

狗不理商标从被抢注后,到2005年7月30日正好有效期满。

利用这一有利时机,天津方面以及其委托的日本三枝国际特许事务所与大荣进行交涉。

狗不理”已是中国驰名商标,如果通过法律途径索回“狗不理”日本注册权,胜诉的可能性很大。

尽管如此,天津方面考虑到大荣曾是合作伙伴,还是希望对方主动放弃,否则将通过诉讼途径解决。

大荣方面经过再三权衡,最终还是放弃了续展“狗不理商标

抢注的原因      据悉,中国商标在海外遭抢注的案件已发生过许多起,“狗不理”、“少林寺”、“桂发祥”、“六必居”、“冠生园”、“五粮液”、“红塔山”,“同仁堂”等均未能幸免。

加拿大多伦多有个“中华老字号抢注公司”的网站,竟然公开大批量买卖中华老字号。

有法律人士指出,国际炒家、自然人、国外代理商已经成为我国品牌在海外的三大威胁。

笔者认为,中国商标频遭海外抢注有以下原因。

一是随着国际竞争的加剧,某些外国公司或个人以抢注商标为手段给中国企业走向世界设置障碍,从而谋取不正当的利益。

二是国内企业不熟悉或不重视世界市场的游戏规则。

现在世界各国的知识产权制度基本都是在《伯尔尼公约》、《巴黎公约》和《TRIPS协议》等一系列条约的大框架下。

然而,很多国内企业却是在拓展某国市场时才想到在该国进行注册,不料其商标早已经在该国被抢注了。

法律总是保护有准备的人,如“可口可乐”、“麦当劳”等均在150多个国家进行注册,“松下”先后在180多个国家和地区注册了1.3万多件商标,而中国企业在海外注册成百上千件的还寥寥无几。

如果等事情发生了再通过诉讼途径救济,不仅要付出高额的海外诉讼费和律师费,而且耗时很长,中国企业很少能坚持下来。

况且,根据国际惯例,如果在先注册商标已过5年,挽回的可能性就极小。

三是不少企业不愿或无力承担在国外注册商标的高成本。

如果单独在某个国家注册商标,就要付出高于国内一二十倍的费用,如注册商标数量多,总费用就非常高,这对于大多数国内企业无疑是个沉重的负担。

如果通过马德里体系在多个国家注册,总费用则可以节省不少。

预防抢注的对策   中国早已成为《马德里协定》的成员国。

根据《马德里协定》规定,某一商标只要在知识产权国际局获得注册,便可成为国际注册商标,在《马德里协定》各成员国普遍生效。

因此,我国企业要积极申请商标的国际注册,获得在《马德里协定》成员国的普遍保护,从而大大降低被境外抢注的几率和在各个国家分别注册的成本。

即使在不是《马德里协定》成员的国家中,通过国家间双边协议或对等原则,中国商标也有可能在这些国家取得注册

做好对国外商标公告的监视,也是防止国外抢注的一个有效方法。

一旦发现国外申请注册商标与国内企业商标相同或类似,即可提出异议。

这样做不仅可以降低维权成本,还可以防止诉讼风险。

需要注意的是,海外商标维权一般是由国外法院管辖,因此,至关重要的是要熟悉有关知识产权和商标保护的外国法律和国际条约。

另外,有些企业在遇到商标纠纷时,往往迟迟拿不出积极的应对措施,直到对方采取诉讼手段时才慌忙应对,有的还仅仅根据自己的认识判定对方是否侵权。

殊不知,这样往往会错失解决纠纷的最佳时机,甚至导致人力、物力的大量损失。

正确的方法应该是:在遇到商标纠纷之后、诉诸法院之前,就委托专业权威司法鉴定机构出具诉前商标咨询意见书。

这样可以帮助企业来判断诉讼前景,把握诉讼策略,降低诉讼风险和诉讼成本。

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